为商标侵权者加工辅助工具亦构成商标侵权
为商标侵权者加工辅助工具亦构成商标侵权
--建大工业股份有限公司诉青岛泰发集团公 司、青岛前金橡胶模具有限公司侵犯商标专用权案
【案情简介】
原告建大工业股份有限公司。
被告青岛泰发集团股份有限公司。
被告胶南市彩印厂。
被告青岛前金橡胶模具有限公司（原名称为青岛前金模具厂）。
案由：侵犯商标专用权纠纷
建大工业股份有限公司是“KENDA及圆圈标志图形”商标的注册人，商标注册证号为976436，核定使用商品为第12类，注册有效期限自1997年4月7日至2007年4月6日。
1999年6月23日，青岛市工商行政管理局胶南分局根据原告的举报，在被告泰发公司一分厂，现场查获泰发公司生产带有“KENDA”商标字样的摩托车轮胎250-17型4773条，250-18型3150条，350-10型550条，共计8473条。带有“KENDA”字样的模具14套、印有“KENDA及圆圈标志图形”商标标识的胶带17卷以及印有“KENDA及圆圈标志图形”的商标标识800张。1999年8月27日该工商局作出处理决定：1.责令立即停止商标侵权行为；2.没收直接用于商标侵权的模具14套、商标标识800张、胶带17卷；3.对已先行登记保存的冒牌轮胎在消除侵权商标后，方可销售；4.罚款四点八万元。
1999年8月27日，青岛市工商行政管理局城阳分局作出处罚决定，对为泰发公司生产加工模具的前金公司罚款26250元，上缴国库。
泰发公司系生产手推车、车轮和万向脚轮的专业厂家，有自己的品牌“泰发”牌。一审法院在审理本案的过程中委托审计部门对泰发公司生产的“KENDA”牌轮胎总的数量及盈利进行审计，但由于泰发公司有关财务帐册中只写明产品型号、规格，并未标明商标品牌，因而无法得出“KENDA”牌生产及盈利的确切结果。从审计结果可以看出不同型号轮胎的成本价格分别为：250-17型每条17.58元，250-18型每条18.1元、350-10型每条17.35元。泰发公司在1999年5月25日对外销售报价是250-17型轮胎、250-18型轮胎每条24.8元。审计部门还接受一审法院委托对前金公司生产销售涉案模具的利润情况也进行了审计，结果为获利10001.01元。
【当事人诉辩主张】
原告诉称：原告是一家国际知名的机车轮胎制造商，其品牌行销世界数十年，享有很高声誉。1989年，中华人民共和国国家商标局核准原告的注册商标“KENDA”，核定使用商品为第29类。原告依法享有商标专用权。原告发现泰发公司未经原告许可，擅自生产和销售仿冒原告“KENDA”商标的轮胎，给原告的产品市场带来巨大冲击，造成重大损失。为此原告曾向青岛市工商行政管理局胶南分局依法举报，经该局检查，当场查获仿冒“KENDA”轮胎8473条、模具14套，印有商标标识的胶带17卷以及商标标签800张。“KENDA”商标标识是胶南市彩印厂生产制造的，可以看到三被告的行为已侵犯了原告的注册商标专用权，特请求法院依法判令（一）三被告立即停止侵犯原告商标专用权的行为；（二）三被告赔偿原告因被侵权而遭受的直接经济损失2000000元，其中包括本案诉讼费及调查取证费、律师代理费；（三）三被告向原告公开赔礼道歉；（四）由三被告承担本案诉讼费及调查取证费、律师代理费。
被告泰发公司辩称：1.被告不知原告所有的商标为注册商标，没有侵权的主观故意；2.客观方面被告虽然生产了带有“KENDA”字样的轮胎，但未进行销售，没有给原告造成损害，被告因该行为已被工商行政管理局进行了行政处罚，所生产的8473条轮胎被查封且销毁，原告对此已选择了行政程序作出处理，不应再提起民事诉讼。所以被告不应承担民事责任；3.被告认为原告要求赔礼道歉无法律依据，赔礼道歉是针对人身权而言的，而商标权是一种财产权。另，原告要求赔偿经济损失2000000元无法律和事实依据，被告泰发公司没有侵犯原告的商标权。所以该请求不应被支持。
被告前金公司辩称：1.被告泰发公司在委托加工模具时，未说明要求铸在模具上的字母“KENDA”为注册商标，而且泰发公司也未要求铸上代表注册商标的注或R，前金公司只是按照样品加工制造模具，不知“KENDA”是注册商标及谁是商标权所有人；2.原告的商标是文字与图形的组合，而前金公司加工的模具只有字母没有图形，二者不相同亦不相近似；3.假设侵权事实存在，原告要求赔偿2000000元也是没有依据的，没有证据证明原告的损失数额，前金公司不应承担侵权责任。
由于建大公司在庭审前撤回了对胶南彩印厂的起诉，故胶南彩印厂未作答辩。
【审理结果】
青岛市中级人民法院经审理认为，根据我国商标法的规定，原告对其注册商标“KENDA”加圆圈图形享有商标专用权，该专用权以核准注册的商标及核定使用的商标为限。原告有权禁止他人未经其许可出于商业目的使用其注册商标。被告泰发公司未经原告许可，在同一种商品上使用与原告注册商标近似的“KENDA”商标，构成商标侵权行为，应依法承担相应的法律责任，包括停止侵害、赔偿损失等。由于知识产权具有无形性、地域性、易复制性等特别属性，致使对侵犯知识产权行为的认定不同于一般民事侵权行为，在民法侵权责任理论中，主观过错是构成侵权行为的必要条件，而在知识产权纠纷中，并非如此，《中华人民共和国商标法》第三十八条规定：“未经商标商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的行为，属侵犯注册商标专用权”，从该项规定看出无论行为人主观上出于故意还是过失，只要客观上实施了该项行为，都会构成侵权。本案中，泰发公司已拥有自己的品牌“泰发”，却还要使用“KENDA”，作为生产轮胎的专业厂家，应当对“KENDA”商标是否注册进行了解，泰发公司有注意义务，故对其侵权行为应承担相应责任。因此，对泰发公司称其不知原告所有的商标为注册商标、无侵权的主观故意的抗辩理由不予采纳。根据《中华人民共和国商标法》第三十九条和《中华人民共和国商标法实施细则》第四十二条、第四十三条、第四十四条的规定，有权处理商标侵权行为的机关为工商行政管理机关和人民法院，前者是处理商标侵权行为的行政执法部门，其对商标侵权行为作出的处理决定，属于行政行为，不能影响商标注册权人向人民法院提起民事诉讼要求进行民事赔偿，侵犯商标权应承担的法律责任包括民事责任也包括行政责任及刑事责任。因此泰发公司称其生产行为已经工商处罚，不应再承担民事责任的抗辩理由亦不予采纳。
判断某行为是否构成侵犯注册商标权，应当考虑该行为是否损害注册商标的信誉、是否损害注册商标所有人的利益。本案中，商标侵权行为的表现形式是多种多样的，《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施细则》规定了六种商标侵权行为，但并非概括无遗，除此之外，尚存在其他形式的商标侵权行为，被告前金公司在接受泰发公司的委托加工模具时，对所加工印制的带有“KENDA”字样的商标未能进行权属审查，没有履行必要的审查义务，是导致泰发公司侵犯原告注册商标专用权的不可缺少的条件，客观上已构成侵犯原告商标权，故应承担相应的民事责任，包括停止侵害以及给付其因该行为所获取的利润。因此前金公司称其不知“KENDA”为注册商标及谁是注册商标权人的抗辩理由不予采纳。鉴于商标相似侵权的特殊性，如何判断应以普通消费者的判断水平为标准，原告注册商标为“KENDA”加圆圈图形，可以看出字母“KENDA”在商标标识中占主要部分，而前金公司印制“KENDA”字样模具，与原告生产的产品相比较其商品的性能和功效是相同的，构成与原告的注册商标标识相似，所以前金公司称其所加工的模具只有字母无图形，与原告注册商标不相近似的抗辩理由亦不予采纳。
原告在庭审中请求判令二被告对其承担因共同侵权而形成的连带责任。构成共同侵权，除须具备其他条件外，最本质特征是看共同侵权行为人之间是否有共同主观原因，如果共同实施行为之间没有共同的意思联络，个人的行为无法在实质上统一起来，因而不能构成共同侵权行为。本案中，没有证据表明二被告在主观上有侵权的共同故意，对原告应各自承担相应的法律责任。原告要求二被告承担连带责任的诉讼请求不予支持。
关于如何确定赔偿数额，最高人民法院《关于商标侵权如何计算损失赔偿和侵权期限问题的批复》指出：关于商标侵权案中，被侵权人可以按其所受的实际损失请求赔偿，也可以请求将侵权人在侵权期间因侵权所获的利润作为赔偿额。本案中，原告没有证据证明其被侵权期间所受损失的范围，由于被告泰发公司拥有自己的品牌，相关帐册中的轮胎只写明型号、规格，未标明品牌，亦无法得出其侵权获利数额，因此本案不适用上述方式确定赔偿数额。而应根据公平、公正的原则，合情合理地保护权利人的利益，对于泰发公司参照其制造的侵权产品的可能获利数额确定赔偿数额，对于前金公司则参照审计报告中的获利情况确定赔偿数额。关于原告由于诉讼而支付的相应费用应由二被告按比例承担。另，原告诉讼请求中要求登报赔礼道歉。虽然被告的行为已构成侵权，但在相关的范围内无证据表明造成了不良后果或恶劣影响，因此，该请求不予支持。
2000年8月10日，青岛市中级人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第4条、第118条、第134条，《中华人民共和国商标法》第3条、第37条、第38条第（1）项的规定，作出了（1999）青知初字第159号民事判决：
一、被告泰发公司、前金公司于本判决生效后立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为；
二、被告泰发公司于本判决生效后10日内赔偿原告经济损失人民币60000元；
三、被告泰发公司于本判决生效后10日内向原告支付其为本案诉讼所支出的合理费用共计人民币17342元；
四、被告前金公司于本判决生效后10日内赔偿原告经济损失人民币10000元；
五、被告前金公司于本判决生效后十日内向原告支付其为本案诉讼所支出的合理费用共计人民币3468元；
六、驳回原告的其他诉讼请求。
一审案件受理费20010元，由被告泰发公司承担10005元，由前金公司承担6003元，由原告承担4002元。
鉴定费11000元，由被告泰发公司承担5500元，由前金公司承担3300元，由原告承担2200元。
【本案涉及的法律问题】
应如何确定泰发公司的损害赔偿数额；
前金公司的行为是否构成侵权、应否承担侵权赔偿责任；
【评析】
本案中泰发公司未经“KENDA”注册商标专用权人的许可，擅自生产带有“KENDA”字样的轮胎，并使用印有“KENDA”注册商标图形的胶带和商标标识进行包装，而且生产的产品和“KENDA”注册商标核准的产品类别相同，构成商标侵权，应承担赔偿责任。对此应无争议。但对如何认定泰发公司所应承担的损害赔偿数额却存有不同意见，本案中原告提交的证据表明，泰发公司仅为准备实施该行为所投入的资金就有121384元（包括购买14套模具、胶带和商标标识）。不难看出泰发公司是准备大量生产侵权产品的，如果未被及时制止，其侵害后果的严重性是显而易见的。由于本案所涉及的情形如何确定赔偿数额法律没有规定，本案一审判决中认定的损害赔偿数额不足其为实施侵权行为投入资金的一半，由于本案中原告没有证据证明自己所受损失，对泰发公司的帐目审计也无法确定该公司因此所获利润数额，在以公平、公正原则合理酌定赔偿数额保护权利人合法权益情况下，侵权人的主观恶意程度应成为法官考虑的一个重要因素。将泰发公司为准备实施侵权行为所投入的资金121384元作为酌定赔偿的数额较为可取、合理的，因为泰发公司对其实施的行为预期的获利数额当不会少于此数，而且这笔投入显然已计入该公司的经营成本当中，笔者个人认为在本案中如此确定泰发公司的损害赔偿数额是可取的。
本案中前金公司的行为是否构成侵权，在一审判决后存有不同看法。争点问题是应适用何种归则原则确定前金公司的行为是否构成侵权及是否应当承担损害赔偿责任。
一审判决中认定“被告前金公司在接受泰发公司的委托加工模具时，对所加工印制的带有“KENDA”字样的商标未能进行权属审查，没有履行必要的审查义务，是导致泰发公司侵犯原告注册商标专用权的不可缺少的条件，客观上已构成侵犯原告商标权，故应承担相应的民事责任，包括停止侵害以及给付其因该行为所获取的利润。”不难看出，本案一审中对前金公司侵权的认定适用的是过错推定原则，但是本案中前金公司所印制的“KENDA”并未标有注册商标字样，“KENDA”并非驰名商标，也没有证据足以推定前金公司应当知道其印制的是注册商标，我国现有的规范商标印制的法律法规只有1990年8月8日国家工商行政管理局发布的《商标印制管理办法》，该法规也只对注册商标的印制者规定了明确的法律义务，即印制注册商标应当审查营业执照、《商标注册证》、商标使用许可合同等文件，如不符合法律要求的，印制单位应当拒绝印制。笔者认为，前金公司的行为确实为泰发公司实施侵权行为创造了条件，泰发公司利用该批模具制造了大批轮胎，并使用印有“KENDA”注册商标标识的包装进行销售，其侵权行为与前金公司的印制行为具有一定的因果关系，因此认定前金公司的行为构成侵权，并判令其停止该行为应无异议。但对前金公司应否承担损害赔偿责任则存有不同看法，“损害赔偿通常属事后的司法救济，是以损害恢复原状为追求的目的。在此种意义上分析知识产权侵权责任构成，根据我国知识产权法律和司法实践，知识产权侵权构成要件应当由损害事实、行为违法、因果关系和主观过错组成。”本案中无论是原告所举的证据还是现有法律法规的规定都不足以推定前金公司具有主观上的过错，因此一审判决中判令前金公司承担了损害赔偿责任，实际上适用了无过错原则，笔者个人认为这样认定是不妥的，将现有法律法规没有规定的义务作为推定行为人具有过错的根据对维护现有法律的稳定性是不利的，也使行为人无法根据现有的法律法规对自己的行为作出预期判断，这种不确定性也会对法律法规的施行带来不利的影响。本案中如果是基于加大对知识产权权利人的保护力度而作出这样的判决，付出的代价不可谓不高，是否可取实值商榷。在知识产权侵权案件审判中，认定侵权和认定应承担损害赔偿责任所需要的构成要件是有所不同的，一般认定侵权、责令其停止该行为并不需要行为人主观上一定具有过错，而认定其应否承担损害赔偿责任则应严格适用过错原则。